Pirelli vince con Taliens alla Corte di Giustizia dell’Ue

Taliens ha assistito con successo Pirelli in un procedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause riunite C‑818/18 P e C‑6/19 P) riguardante la cancellazione di un suo marchio costituito da un segno figurativo e bidimensionale che ricorda la forma di una mazza da hockey inclinata o la forma di una "L" inclinata. La Corte di Giustizia, in particolare, ha respinto i ricorsi di annullamento presentati rispettivamente da Yokohama Rubber e dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) avverso la sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018.

Taliens ha agito a fianco di Pirelli con un team di avvocati composto dai partners Tobias Malte Müller e Federica Togo, entrambi abilitati alla professione forense sia in Italia che in Germania e basati a Monaco di Baviera.

Nel 2012 Yokohama Rubber depositò domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso di Pirelli dinanzi all’Euipo. Sia la divisione di annullamento che la quinta commissione di ricorso dell’Euipo dichiararono il marchio controverso (parzialmente) nullo, poiché costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti interessati (in particolare pneumatici), necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7(e)(ii) del Regolamento (CE) n.ro 40/94.

Il Tribunale ha successivamente annullato nel 2018 i punti rilevanti del dispositivo della decisione della commissione di ricorso. La Corte di Giustizia, con la recente sentenza del 3 giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale e ordinato a Yokohama Rubber ed Euipo di sopportare le spese sostenute da Pirelli.

In sostanza, la Corte ha confermato le valutazioni del Tribunale secondo cui il marchio controverso non rappresenta il disegno di un battistrada e quindi non è costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti in questione (in particolare pneumatici) ai sensi dell’articolo 7(e)(ii) del Regolamento (CE) n.ro 40/94. Esso rappresenta al massimo una singola scanalatura di un battistrada di pneumatico e non un battistrada di pneumatico, poiché non incorpora gli altri elementi di un battistrada di pneumatico.

Photo credit: ufficio stampa Pirelli