SANINTESA IL DILEMMA DEL MARCHIO

Come anticipato ieri da TopLegal, ISI potrebbe essere il nuovo marchio che Intesa e Sanpaolo potrebbero adottare per le proprie filiali una volta completata la fusione. La scelta di un marchio non è una cosa semplice e, soprattutto, potrebbe essere fonte di rischi legali per una società. TopLegal ha chiesto a Luigi Mansani, partner di Lovells dell’ufficio di Milano e specializzato nell’intellectual property, in che modo è possibile evitare tali rischi.

Quali aspetti legali e di governance bisogna tenere in considerazione per un nuovo nome?
La lista dei nomi/marchi deve essere fornita ad uno studio legale esperto di marchi o ad uno studio di consulenza in marchi e brevetti. A questo punto viene effettuata una "clearance" del nome/marchio: si effettuano cioè delle ricerche nei data base delle registrazioni dei marchi (italiani, internazionali, comunitari) e si individuano nomi/marchi identici o simili registrati per prodotti o servizi identici o simili. I risultati della ricerca devono essere analizzati per stabilire i rischi ai quali si andrebbe incontro nel caso in cui il nome o i nomi prescelti siano effettivamente adottati.

Cosa accade in caso di conflitti?
Normalmente è necessaria anche un'indagine più approfondita su se e come il marchio anteriore individuato è stato usato, la notorietà e la forza distintiva che ha raggiunto, se è stato difeso con successo in giudizi, e via dicendo. Appare consigliabile effettuare la ricerca anche sul registro delle ditte/denominazioni sociali, perché anche queste possono togliere novità ad una registrazione di marchio successiva. Inoltre, in Italia anche il semplice uso di fatto di un marchio, al quale si accompagni una notorietà generale, attribuisce un diritto esclusivo. Occorre quindi fare ricerche (su Internet, presso le Camere di commercio locali, negli ambienti commerciali interessati) sull'uso di fatto che il marchio può avere avuto.

Che tipo di expertise occorre avere per effettuare tali ricerche?
L'analisi accurata di questi dati richiede grande esperienza e attenzione e le percentuali di rischio devono essere prospettate all'ufficio marketing perché, se necessario, riveda le sue scelte. In generale, è molto raro che un nome/marchio azzeccato sia totalmente "libero": esistono quasi sempre nomi o marchi anteriori uguali o simili i cui effetti vanno attentamente valutati.

Che tipo di tutela legale bisogna predisporre?
La tutela da approntare varia a seconda delle circostanze del caso: si può far precedere la registrazione da un uso pubblicitario, per sondare la reazione dei titolari dei marchi anteriori confliggenti o per fare acquisire capacità distintiva al proprio; si può intavolare una trattativa per ottenere una licenza o un accordo di coesistenza; si può minacciare un'azione di decadenza se il marchio anteriore non è stato usato, e via dicendo. La tutela dipende dalle posizioni di forza e di debolezza che emergono dall'esame dei dati: occorre esserne consapevoli e agire in modo flessibile. Il peggior servizio che si può fare al cliente è avere un approccio unico per tutti i casi.